Markenanmeldung in Kanada: Besonderheiten des kanadischen Markenrechts

Veröffentlicht am 14. Dezember 2013 von Dr. Dirk Franke
Canadian flag

In Bezug auf die Markenanmeldungen in Kanada sind einige Besonderheiten zu beachten, die im Vergleich zur Markeneintragungspraxis in anderen Ländern aus europäischer Sicht eher ungewöhnlich erscheinen.

Die wichtigsten Besonderheiten sind nachstehend zusammengefasst.

1. Kein Madrid Protokoll

Kanada gehört zu den wenigen Industriestaaten, die bisher weder dem Madrider Markenabkommen (MMA) noch dem Protokoll des Madrider Markenabkommens (PMMA) beigetreten sind. Indes kann in einer Markenanmeldung in Kanada die Unionspriorität nach dem Pariser Verbandsübereinkommen (PVÜ) beansprucht werden. Zeitrang der Markenanmeldung in Kanada kann zudem auch für eine spätere Markenanmeldung in anderen Ländern verwendet werden. Voraussetzung ist jeweils, dass die beanspruchten Zeichen sowie Waren und Dienstleistungen im Wesentlichen identisch sind, damit das Prioritätsrecht erhalten wird.

2. Benutzungspflicht der Marke

Die Markenregistrierung in Kanada setzt in jedem Fall eine vorherige Benutzung des Zeichens durch den Anmelder voraus. Die Anmeldung der Marke kann dabei zunächst auf Basis einer vorgeschlagenen Benutzung in Kanada (engl.  „proposed use„) oder auf Basis einer erfolgten Markenregistrierung im Herkunftsland des Anmelders in Kombination mit der Benutzung der Marke im Ausland (engl. „registration and use abroad„) erfolgen. Zudem kann eine Markenanmeldung in Kanada auch für ein Zeichen erfolgen, das bisher in Kanada zwar nicht benutzt worden ist, jedoch in diesem Land bereits Verkehrsbekanntheit erlangt hat. Dies kann für bekannte Marken durchaus der Fall ein.

3. Keine Waren- und Dienstleistungsklassen

In Kanada werden keine Waren- und Dienstleistungsklassen verwendet. Stattdessen müssen Waren (engl. „wares„) und Dienstleistungen (engl. „services„) namentlich in der Markenanmeldung aufgeführt werden. Eine Klassengebühr wird nicht erhoben, allerdings sollte beachtet werden, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Kanada tatsächlich benutzt werden oder bei Anmeldung der Marke für diese zumindest eine Benutzungsabsicht besteht (siehe Punkt 2).

4. Erklärung über die Benutzung

Sofern die Markenanmeldung in Kanada auf Basis einer vorgeschlagenen Benutzung  erfolgen werden soll, muss vor der Registrierung eine Benutzungserklärung (engl. „declaration of use„) beim Amt eingereicht werden. In dieser Erklärung ist das Datum der erstmaligen Benutzung der Marke in Kanada für jede einzelne der beanspruchten Waren und Dienstleistungen anzugeben. Die gesetzte Frist für die Einreichung der Erklärung kann dreimal um jeweils 6 Monate verlängert werden.

5. Einreichung einer Heimatbescheinigung

Sofern die Markenanmeldung in Kanada auf Basis einer erfolgten Markenregistrierung im Herkunftsland des Anmelders und der Benutzung der Marke im Ausland erfolgen soll, ist eine vom Patentamt des Erstanmeldelandes auszustellende Heimatbescheinigung über die Markenregistrierung einzureichen. Sofern diese Heimatbescheinigung nicht in englischer Sprache vorliegt ist zusätzlich eine Übersetzung ins Englische einzureichen.

6. Ende des Nichtbenutzungszeitraums

Nach Ablauf einer Frist von drei Jahren ab Registrierung der Marke in Kanada kann von jedem berechtigten Dritten jederzeit verlangen, dass dem Registrar vom Markeninhaber Beweismittel zu Benutzung der Marke vorgelegt werden. In diesem Fall ist es notwendig, dass die fortgesetzte Benutzung der Marke in Kanada in Bezug auf jede einzelne der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden. Sofern der Nachweis nicht gelingt, wird die Marke ganz oder teilweise gelöscht.

7. Vom Markenschutz ausgeschlossene Zeichen

In Kanada sind einige Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen. Ein Wort, welches vorrangig lediglich ein Name oder Vorname einer Person darstellt, die entweder noch lebt oder innerhalb einer Zeitdauer von 30 Jahren bis zur Einreichung der Marke lebte, ist nicht markenfähig. Zudem sind beschreibende oder nicht unterscheidungskräftige Zeichen vom Markenschutz in Kanada ausgeschlossen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Verkehrskreise sowohl  mit der englischen wie auch der französischen  Sprache sehr gut vertraut sind.

8. Vollmachten

Obwohl die Einreichung von Vollmachten in der Regel nicht nötig ist, kann das kanadische Patentamt auch nach Einreichung der Markenanmeldung in Kanada noch verlangen, dass eine vom Anmelder unterzeichnete Vertretervollmacht eingereicht wird.

9. Registrierungsverfahren

Die Prüfung der Eintragungsfähigkeit der Marke ist in der Regel nach einem Zeitraum von 4 bis 8 Monaten ab Einreichung der Markenanmeldung in Kanada abgeschlossen. Das vollständige Registrierungsverfahren wird durchschnittlich in einem Zeitraum von 18 bis 24 Monaten ab Einreichung der Markenanmeldung durchlaufen. An die Veröffentlichung der Eintragung schließt sich ein 2-monatiger Zeitraum für die Einreichung von Widersprüchen an.

10. Markenverlängerungen

In Kanada beträgt die Schutzdauer für eine eingetragene Marke zunächst 15 Jahre ab Registrierung der Marke und kann dann ebenfalls in 15 Jahresintervallen beliebig häufig verlängert werden. Zu beachten ist, dass die Marke jederzeit wegen Nichtbenutzung angegriffen werden kann (siehe Punkt 6.)

Update (Stand: 17. Juni 2026)

Dieser Beitrag liegt vor der umfassendsten Reform des kanadischen Markenrechts seit den 1950er-Jahren, die am 17. Juni 2019 in Kraft getreten ist. Mehrere Aussagen oben geben die Rechtslage daher nicht mehr zutreffend wieder. Insbesondere ist Kanada inzwischen Mitglied des Madrider Protokolls, die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen ist nun erforderlich, die Schutzdauer beträgt zehn statt fünfzehn Jahre, und für die Eintragung ist keine Benutzungserklärung mehr nötig.

Die Reform zum 17. Juni 2019

  • Beitritt zu drei WIPO-Verträgen: dem Madrider Protokoll, dem Nizza-Abkommen und dem Markenrechtsvertrag von Singapur. Kanada kann nun über eine internationale Registrierung benannt werden, und kanadische Inhaber können internationale Anmeldungen über die WIPO einreichen.
  • Wegfall des Benutzungserfordernisses für die Eintragung: Anmeldungen benötigen weder eine Anmeldegrundlage noch ein Datum der ersten Benutzung, und vor der Eintragung ist keine Benutzungserklärung mehr abzugeben. Die Benutzung bleibt gleichwohl bedeutsam – eine Eintragung kann nach drei Jahren wegen Nichtbenutzung gelöscht werden.
  • Durchsetzungssperre in den ersten drei Jahren: Der Inhaber einer Eintragung kann in den ersten drei Jahren nach der Eintragung grundsätzlich keine Ansprüche wegen Verletzung oder Beeinträchtigung des Geschäftswerts geltend machen, sofern die Marke in diesem Zeitraum nicht in Kanada benutzt wurde (oder besondere Umstände die Nichtbenutzung rechtfertigen).
  • Verpflichtende Nizza-Klassifikation und klassenbezogene Gebühren: Waren und Dienstleistungen sind zu klassifizieren; die pauschale Anmeldegebühr wurde durch ein System von Gebühren je Klasse ersetzt. Der Begriff „wares“ wurde durch „goods“ ersetzt.
  • Schutzdauer von 15 auf 10 Jahre verkürzt für jede Eintragung, die am oder nach dem 17. Juni 2019 erteilt oder verlängert wird.
  • Nicht-traditionelle Zeichen eintragbar: Klänge, Gerüche, Geschmäcker, Texturen, Farben als solche, Hologramme, Bewegtbilder, dreidimensionale Formen, Verpackungsarten und Positionen – jeweils mit Prüfung auf Unterscheidungskraft.
  • Prüfung auf Unterscheidungskraft: Das Amt kann beanstanden, wenn ein Zeichen als nicht originär unterscheidungskräftig angesehen wird.
  • Verfahrensmodernisierung: Teilanmeldungen und die Zusammenführung von Eintragungen wurden eingeführt; „assoziierte Marken“ wurden abgeschafft; Bösgläubigkeit wurde sowohl Widerspruchs- als auch Nichtigkeitsgrund.
  • Gebühren (2019): elektronische Anmeldung 330 CAD für die erste Klasse zzgl. 100 CAD je weiterer Klasse; Verlängerung 400 CAD für die erste Klasse zzgl. 125 CAD je weiterer Klasse. Eine Verlängerung ist nur innerhalb von sechs Monaten vor oder nach Ablauf möglich.

Weitere Änderungen seit 2019

  • CIPO-Gebührenerhöhung (1. Januar 2024): Die meisten Amtsgebühren stiegen um rund 25 % (erste umfassende Gebührenüberprüfung seit 2004) – sowohl für nationale Anmeldungen als auch für Benennungen über das Madrider System. Die Anmeldegebühr stieg auf etwa 458 CAD für die erste Klasse und 139 CAD je weiterer Klasse; Verlängerungs- und Widerspruchsgebühren erhöhten sich entsprechend. Die CIPO-Gebühren werden seither jährlich an die Inflation angepasst; die aktuellen Beträge sollten daher vor einer Anmeldung auf der CIPO-Website geprüft werden.
  • Beweismittel im Beschwerdeverfahren (1. April 2025): Nach § 56(5) des Trademarks Act bedarf die Einreichung zusätzlicher Beweismittel in einer Beschwerde gegen eine Entscheidung des Amtes nunmehr der Zustimmung des Bundesgerichts (Federal Court).
  • Sprachregeln in Québec (ab 1. Juni 2025): Nach der geänderten Charta der französischen Sprache genießt eine eingetragene Marke die Ausnahme für „anerkannte Marken“ hinsichtlich nicht-französischer, in Québec benutzter Marken; bei nicht eingetragenen Marken kann eine französische Übersetzung beschreibender oder gattungsmäßiger Bestandteile erforderlich sein. Die Eintragung in Kanada hat für die Nutzung in Québec damit zusätzlich an strategischer Bedeutung gewonnen.

Die praktischen Hinweise dieses Beitrags aus dem Jahr 2015 sind somit vor dem Hintergrund der heutigen Rechtslage zu lesen: Kanada ist Teil des internationalen Madrid-Systems, es gelten Klassifizierung und klassenbezogene Gebühren, Eintragungen laufen zehn Jahre, und die Benutzung ist keine Voraussetzung der Eintragung mehr – für die Aufrechterhaltung und Durchsetzung einer Marke bleibt sie jedoch entscheidend. Aktuelle Gebühren und Verfahrensdetails bitte beim CIPO oder über eine fachliche Beratung prüfen.

Foto: © Jamie McCaffrey, [CC BY-ND 2.0]

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HABM: Neue Webseite online

Veröffentlicht am 3. Dezember 2013 von Dr. Dirk Franke

OHIM: Neue Webseite ab heute onlineEin Besuch der Webseite des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt in Europa (HABM) zeigt, dass sowohl die Funktionalitäten als auch das Design der neuen im Vergleich zur bisherigen Webseite stark geändert wurden. Eine Pressemitteilung des HABM zur Online-Schaltung der neuen Webseite findet sich hier.

Die Presseerklärung (derzeit nur in englischer Sprache) lässt sich wie folgt übersetzen:

„Die neue Webseite des HABM zeigt eine neue Online-Gestaltung und Präsentation des Amtes. Die Webseite wurde in Zusammenarbeit mit den Benutzern entwickelt, die die Funktionalitäten getestet und wertvolle Hinweise während des Entwicklungsprozesses beigesteuert haben.

Über die letzten Monate haben die Tests und die Entwicklung der Webseite einen Höhepunkt erreicht. Die Webseite umfasst nun mehrere neue Funktionalitäten, welche die Online-Einreichung benutzerfreundlicher gestalten.

Die Änderungen für die Benutzer sind in dem Handbuch der Markenpraxis aufgeführt, welches unter anderem die Allgemeine Mitteilung hinsichtlich der Allgemeinen Praxis der Allgemeinen Bezeichnungen der Nizzaklassen-Überschriften (sic!, „Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings“, veröffentlicht am 20. November 2013) implementiert. Diese Änderungen treten am Tag der Veröffentlichung der neuen Webseite in Kraft.

Der neue Bereich für Benutzer ersetzt MyPage und ist eine vollständig sichere Plattform, die es dem Benutzer erlaubt, den Lebenszyklus von Marken und Designs zu überwachen. In diesem Bereich ist es unter anderem möglich, persönliche Details zu ändern, unseren News-Feed zu abonnieren, Verlängerungserinnerungen einzufügen oder Gemeinschaftsmarken Dritter zu überwachen.

Zusätzlich wird es durch das neue E-Filing-Wizard auch nicht-professionellen Benutzern ermöglicht, in fünf Schritten Schutzrechtsanmeldungen einzureichen – dies unter Verwendung einer beliebigen EU-Sprache. Die Anwendung kann zu jeder Zeit während des Einreichungsvorgangs abgespeichert werden.

Das neue E-Filing wird auch andere neue Navigationsfunktionen einführen, wie beispielsweise Taxonomie, eine intuitive, marktorientierte Hilfe zur Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen auf Grundlage der Nizza-Klassifizierung.

Zudem wurde das Navigationssystem vollständig reorganisiert, wobei die Belange der professionellen Benutzer wie auch nicht-professionellen Benutzer berücksichtigt wurden.“

Am Morgen des 3. Dezember 2013 betrug die Ladezeit der Webseite aus Deutschland etwa eine halbe Minute. Zudem erhielten wir Seitenladefehler auf mehreren Unterseiten. Wir empfehlen, die Seite zu testen, sobald die technischen Anfangsschwierigkeiten auf Seiten des HABM behoben worden sind.

Update (6.12.2013): Als wir heute eine Mitteilung des HABM über den sicheren Kundenbereich (bisher: MyPage, diese Benennung wurde wohl aufgegeben) abrufen wollten wurde uns eine an eine andere Kanzlei gerichtete Mitteilung des HABM aus einer völlig anderen Akte übermittelt.  Nachdem nochmaliger Abrufung wurde die richtige Nachricht angezeigt.

Offensichtlich hat das HABM gravierendere technische Probleme mit der neuen Webseite zu lösen. Als Benutzer des Services kann man froh sein, dass Empfangsbestätigungen für Geschmacksmusteranmeldungen, für z.B. die eine Aufschiebung der Bekanntmachung beantragt wurde, weiterhin (d.h. sicherer) per Telefax übermittelt werden. Ansonsten müsste man fast überlegen, ob bei derartigen Falschzustellungen nicht auch Fälle von Amtshaftung begründet werden könnten.

Update 2 (6.12.2013): Aus einer befreundeten Kanzlei in München wurde berichtet, dass das E-Filing in der letzten Woche zumindest zeitweise nicht möglich war. Da eine Prioritätsfrist einzuhalten war wurde daraufhin die Anmeldung auf klassischem Wege per Faxübertragung eingereicht.

Diese Form der Einreichung löst allerdings eine um 150 EUR erhöhte Anmeldegebühr aus. Hier drängt sich unweigerlich die Frage auf, ob die „unfreiwillige Gebührenerhöhung“ vom HABM erstattet werden wird. Kostentechnisch sollte der Anmelder anderen Anmeldern, denen eine elektronische Einreichung ihres Schutzrechtes geglückt ist, eigentlich gleichgestellt werden, da die Fehlerquelle auf Seiten des Amtes zu suchen sein wird.

Update 3 (10.12.2013): Heute war die neue Webseite des HABM zumindest um 10:25 Uhr nicht erreichbar. Eine Online-Einreichung von Marken oder Designs war unmöglich. Folgende Fehlermeldung wurde angezeigt:

OHIM website down

Es bleibt zu hoffen, dass die technischen Probleme beim HABM schnell gelöst werden, damit Marken und Designs in Europa wieder elektronisch eingereicht werden können.

Update 4 (18.12.2013): Auf der Webseite des HABM wurde heute verkündet, dass alle CTM-Anmeldungen, die im Zeitraum von 2. bis zum 18. Oktober eingereicht worden sind, gebührentechnisch so behandelt werden, als ob sie elektronisch eingereicht wurden. Ein Screenshot der Webseite ist nachfolgend abgebildet:

OHIM MitteilungUpdate 5 (18.12.2013): Als unsere Mitarbeiterin heute versucht hat, mehrere CTM-Anmeldungen in deutscher Sprache einzureichen, stellte sich heraus, dass die von ihr eingegebenen individuellen Waren und Dienstleistungen im Antrag sowie auch im Bestätigungsschreiben des HABM fälschlicherweise teilweise in Kleinschreibweise wiedergegeben wurden – dies obwohl sie das Verzeichnis bei der Online-Einreichung korrekt eingegeben hatte.

Nach Auskunft der Service-Hotline des HABM ist dieser Fehler bei deutschsprachigen CTM-Anmeldungen ein bekanntes Problem seit der Aktivierung der neuen Webseite.

Es wurde empfohlen, nach der elektronischen Einreichung der Anmeldung einen Korrekturantrag per Telefax einzureichen, um die Fehler in dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im Nachgang ausbessern zu lassen.

Es ist derzeit nur zu empfehlen, sich alle Bestätigungsschreiben nach Einreichung von CTM-Anmeldungen besonders kritisch anzusehen und eventuell während der Prozessierung der Antragsunterlagen entstandene Fehler umgehend beim HABM zu beanstanden.

Update 6 (02.07.2014): Leider ist es den Programmierern beim HABM bis heute nicht gelungen, die technischen Mängel der neuen HABM-Webseite auszumärzen. Als wir heute auf eine Amtsmitteilung per Ecomm antworten wollten, erhielten wir folgende Fehlermitteilung: Fehlermeldung HABM

Uns blieb leider keine andere Möglichkeit, als die Eingabe für die Faxübertragung neu vorzubereiten und über dieses klassische Kommunikationsmittel einzureichen.

Offensichtlich ist das Internet auch für EU-Behörden immer noch Neuland.

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Neue Regel 164 EPÜ: Allgemeines Frohlocken und Wermutstropfen in der Übergangszeit

Veröffentlicht am 12. November 2013 von Dr. Dirk Franke

Regel 164 EPÜVor kurzem haben wir darüber berichtet, dass der Verwaltungsrat der Europäische Patentorganisation neben der umstrittenen Regel 36 EPÜ nun auch eine Änderung der Regel 164 EPÜ beschlossen hat.

Während in zahlreichen Sozietäten die Anwälte eifrig mit der Erstellung von Rundschreiben und Infoblättern zur Verkündung der frohen Botschaft beschäftigt sein dürften und ganze Heerscharen von Programmierern mit Software-Updates zu kämpfen haben werden, wird insbesondere die geänderte Regel 164 EPÜ während der Übergangszeit bis zum Inkrafttreten dem Anwender des EPÜ noch Kopfzerbrechen bereiten. Denn obwohl der Übergang zur geänderten Regel 36 EPÜ weitgehend reibungslos erfolgen sollte, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, kann dies für die geänderte Regel 164 EPÜ keinesfalls behauptet werden.

Grund hierfür ist, dass die Regel 164 EPÜ nach Beschluss des Verwaltungsrates erst am 1. November 2014, also erst in gut einem Jahr, in Kraft treten soll. Erschwerend kommt hinzu, dass die Anwendbarkeit des neuen Rechts von einem amtsinternen und für den Anmelder nicht vorher- oder überhaupt einsehbaren Ereignis, dem Zeitpunkt der Erstellung des ersten Prüfungsbescheides, abhängig sein soll. Sowohl hinsichtlich der Fristnotierung als auch der anwaltlichen Beratungspraxis werden durch eine solche Regelung zunächst erst einmal große Hürden geschaffen.

Gesetzt der Fall, ein Anmelder möchte beispielsweise Ende 2013 – sagen wir im Laufe am 15. November 2013 – die europäische Phase einer PCT-Anmeldung einleiten, zu welcher das Europäische Patentamt (EPA) im Internationalen Recherchenbericht (ISR) einen Uneinheitlichkeitseinwand erhoben hat. Hierbei möchte er die Ansprüche auf einen nicht-recherchierten Gegenstand richten. Diese Situation ist an sich keinesfalls ungewöhnlich und kommt in der Praxis häufiger vor.

Nach Überbringung der oben genannten frohen Botschaft möchte der Anmelder natürlich von der ab 1. November 2014 in Kraft tretenden neuen Regelung Gebrauch machen und die Einreichung von kostspieligen Teilanmeldungen durch entsprechende Einzahlung zusätzlicher Recherchengebühr beim EPA vermeiden. Was ist ihm also zu raten?

Regulär erhält der Anmelder nach Einleitung der regionalen Phase eine Mitteilung gemäß Regel 161 EPÜ und hiermit die Gelegenheit innerhalb einer nicht-verlängerbaren 6-monatige Frist auf die im internationalen Recherchenbericht gerügten Mängel zu antworten – dies gegebenenfalls auch durch die Einreichung von geänderten Ansprüchen. Nach Ablauf der Frist geht die Anmeldung automatisch ins Prüfungsverfahren über und der Anmelder erhält irgendwann (früher oder später) einen ersten Prüfungsbescheid. Im günstigeren Fall kann der Anmelder auf die Zustellung einer Regel 71 (3) EPÜ-Mitteilung hoffen, wenn die Erteilung vom Amt in Aussicht gestellt wird.

Unter normalen Umständen beginnt die Frist zur Beantwortung der Regel 161 EPÜ-Mitteilung selbst unter optimistischer Annahme nicht später als 4 Wochen ab Einleitung der europäischen Phase zu laufen und unter Berücksichtigung der 10 Tage-Zustellungszeitdauer für die fiktive Zustellung beim Anmelder wird sie in diesem Szenario nicht vor dem 1. August 2014 ablaufen. Hierdurch ergibt sich ein Zeitfenster von etwa 3 Monaten, innerhalb dessen die Erstellung des ersten Prüfbescheides kostentechnisch sehr ungünstig für den Anmelder wäre. Wenn der Prüfer den Prüfbescheid innerhalb dieses Zeitfensters erstellt (was der Anmelder weder beeinflussen kann noch wird es ihm in der Regel überhaupt mitgeteilt), wäre altes Verfahrensrecht anwendbar und eine Teilanmeldung müsste eingereicht werden.

Falls der Prüfer sich dagegen Zeit lässt und den Prüfbescheid erst nach dem 1. November 2014 erstellt, wäre dagegen neues Recht anwendbar. Der Anmelder erhielte eine Aufforderung, durch Zahlung der weiteren Recherchegebühr das Prüfungsverfahren fortzusetzen.

Dieser in der Tat sehr unbefriedigenden Rechtssituation kann der Anmelder aus unserer Sicht nur wie folgt begegnen, wobei es einen Königsweg allerdings nicht zu geben scheint.

  1. Verstreichen lassen der Frist zur Einleitung der europäische Phase, Antrag auf Weiterbehandlung (Art. 121 EPÜ) unter Zahlung der zusätzlichen Gebühren unter Einreichung der neuen Ansprüche am letztmöglichen Tag der Weiterbehandlungsfrist, durch die zusätzlich gewonnene Zeit sollte mit etwas Glück die Frist für die Beantwortung der Regel 161 EPÜ-Mitteilung auf einen Zeitpunkt nach dem 1. November 2014 verschoben werden.
  2. Einleitung der europäischen Phase, ohne auf den ISR zu antworten oder neue Ansprüche einzureichen, nach Rechtsverlustmitteilung Stellung eines Antrages auf Weiterbehandlung (Art. 121 EPÜ) und Zahlung einer Weiterbehandlungsgebühr (für die Antwort auf den ISR), Zeitgewinn entsprechend Option 1.
  3. Einleiten der europäischen Phase unter Einreichung geänderter, d.h. auf die nicht recherchierten Gegenstände gerichteter Ansprüche, freundlicher Antrag (oder Bitte an den Prüfer) in Form eines Begleitschreibens, einen ersten Prüfbescheid nicht vor dem 1. November 2014 zu erstellen.

In allen drei Optionen sollte das Verfahren natürlich nicht beispielsweise durch Verzicht auf die Zustellung einer Regel 161 EPÜ-Mitteilung oder anderer Maßnahmen beschleunigt werden. Verlangsamung heißt hier die Devise.

Die Option 1 ist aus unserer Sicht kostentechnisch nicht viel günstiger als die Einreichung einer Teilanmeldung, weil die Gebühren für die Weiterbehandlung sich im Wesentlichen an der Grundgebühr für die nationale Phase bemessen. Die Weiterbehandlungsgebühr ist hier üppig, in Abhängigkeit von der Grundgebühr. Die Option 2 ist in den meisten Fällen günstiger, da nur eine Weiterbehandlungsgebühr (d.h. 240 EUR) anfällt. Nachteilig ist allerdings, dass die Ansprüche und Beschreibung bei Einleitung der europäischen Phase zunächst nicht geändert werden können, so dass hier – je nach Konstellation – zusätzliche Anspruchs- und/oder Seitengebühren anfallen können. Die Nichteinzahlung insbesondere der Anspruchsgebühren empfiehlt sich nicht, da dies möglicherweise als ein endgültiger Verzicht auf die ohnehin nicht recherchierten Gegenstände interpretiert werden könnte.

Bei der Option 3 wäre man auf das Wohlwollen der Prüfungsabteilung angewiesen, die dem Antrag auf spätere Erstellung des Prüfbescheides stattgeben könnte, oder auch nicht. Bei Zurückweisung des Antrages wäre natürlich zu klären, ob dem Anmelder dann nicht ein Beschwerderecht zusteht, beispielsweise mit der Begründung, dass er durch die  notwendige Einreichung einer Teilanmeldung und die zusätzlichen Verfahrenskosten beschwert wäre.

Aus wohl unterrichteten Kreisen wird gemunkelt, dass das EPA im Übergangszeitraum unmittelbar vor dem 1. November 2014 eine gewissen Kulanz hinsichtlich der Antragstellung gemäß Option 3 zeigen würde. Insbesondere sollten das EPA nicht deshalb innerhalb des Zeitfensters Prüfungen vorziehen, um noch schnell die letzten verbliebenen europäischen Anmeldungen, für die im ISR Uneinheitlichkeit gerügt wurde, in die Teilung zu zwingen. Eine offizielle Bestätigung über die voraussichtliche Amtspraxis im Hinblick auf den Umgang mit diesen Übergangsanmeldungen existiert zwar unserem Wissen nach nicht, wäre jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit für den Anmelder begrüßenswert.

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Prioritätsbelege: Formalitäten und Fristen in Deutschland und Europa

Veröffentlicht am 9. November 2013 von Dr. Dirk Franke
Prioritätsbelege in Deutschland und Europa

Anmelder von Patenten, Marken und Geschmacksmustern in Europa und Deutschland haben häufig Fragen bezüglich der zu beachtenden Formalitäten und Fristen für eine Anerkennung des Zeitranges (Priorität) ihrer früher eingereichten Anmeldung.

Die Formalitäten und Fristen für die Einreichung entweder eines Prioritätsbelege, d.h. einer beglaubigten Kopie der Prioritätsunterlagen, oder einer einfachen Kopie der Prioritätsunterlagen unterscheiden sich erheblich, je nachdem, bei welchem Patent- oder Markenamt die Anmeldung eingereicht wurde und für welche Schutzrechtsart die Priorität beansprucht wird.

Die nachfolgenden Tabellen fasst typische Szenarien zusammen, in denen ein Prioritätsbeleg oder eine einfache Kopie der Prioritätsunterlagen innerhalb bestimmter Fristen eingereicht werden müssen, einschließlich der Rechtsfolgen, falls der Anmelder die Fristen zur Einreichung der Unterlagen versäumt hat.

1. Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)

Anmeldung für:benötigte Unterlagen:Fristen:Rechtsfolge bei Fristversäumnis:
Patent¹Kopie der Prioritäts-unterlagen16 Monate ab PrioritätsdatumVerlust des Prioritätsrechts, Wiedereinsetzung ggf. möglich
Gebrauchs-
muster		Kopie der Prioritäts-
unterlagen		16 Monate ab PrioritätsdatumVerlust des Prioritätsrechts, Wiedereinsetzung ggf. möglich
Marke¹Kopie der Prioritäts-unterlagen2 Monate ab Erhalt einer entsprechenden  AmtsmitteilungVerlust des Prioritätsrechts, Wiedereinsetzung ggf. möglich
Geschmacks-muster²Kopie der Prioritäts-unterlagen16 Monate ab PrioritätsdatumVerlust des Prioritätsrechts, Wiedereinsetzung ggf. möglich

¹ Eine beglaubigte Kopie der Prioritätsunterlagen (Prioritätsbeleg) muss nicht eingereicht werden, wenn die Priorität für eine Patent- oder Markenanmeldung beansprucht wird, siehe: BlPMZ 69, 2 undBPatGE 21, 169.

² Eine beglaubigte Kopie der Prioritätsunterlagen (Prioritätsbeleg) muss nicht eingereicht werden, wenn die Priorität für eine Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht wird, siehe: Mitt. PräsDPA Bl. 88, 26 and Bl. 69, 2.

 2. Europäisches Patentamt (EPA)

Anmeldung für:benötigte Unterlagen:Fristen:Rechtsfolge bei Fristversäumnis:
europäisches Patentbeglaubigte Kopie¹² der Prioritäts-unterlagen (Prioritätsbeleg)16 Monate ab PrioritätsdatumAufforderung gemäß Regel 59 EPÜ; beglaubigte Kopie kann noch innerhalb einer Frist von 2 Monaten eingereicht werden

¹ Das Einreichen einer beglaubigten Kopie der Prioritätsunterlagen (Prioritätsbeleg) ist grundsätzlich gemäß Regel 53 (1) EPÜ erforderlich. Falls der Prioritätsbeleg jedoch gemäß Regel 40 (3) EPÜ oder einem Antrag gemäß Regel 56 EPÜ dem Amt zur Verfügung gestellt worden ist, muss kein Prioritätsbeleg mehr eingereicht werden.

² Gemäß Regel 53 (2) EPÜ und der Entscheidung des Präsidenten des Europäischen Patentamtes vom 9. August, 2012 (OJ 2012, 492) nimmt das EPA einen Prioritätsbeleg kostenlos in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf, wenn die vorherige Anmeldung eine europäische Patentanmeldung, eine internationale Patenanmeldung, die beim EPA eingereicht wurde, eine chinesische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung, die an oder nach dem 3. September 2012 eingereicht worden ist, eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung, eine US-amerikanische vorläufige oder nicht-vorläufige Patentanmeldung (US provisional or non-provisional patent application) oder eine südkoreanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung ist.

3. Amt der Europäische Union für Geistiges Eigentum (EUIPO)

Anmeldung für:benötigte Unterlagen:Fristen:Rechtsfolge bei Fristversäumnis:
UnionsmarkeKopie der Prioritäts-unterlagen3 Monate ab Einreichung der AnmeldungVerlust des Prioritätsrechts, Wiedereinsetzung ggf. möglich
Gemeinschafts-geschmacksmuster (RCD)beglaubigte Kopie¹ der Prioritäts-unterlagen (Prioritätsbeleg)3 Monate ab Einreichung der AnmeldungPrüfer versendet eine Aufforderung, die Prioritätsbelege innerhalb einer Frist von zwei Monaten einzureichen

¹ Die Prioritätsunterlagen (Prioritätsbelege) können im Original oder in Form einer genauen Kopie eingereicht werden. Falls das Originaldokument des Musters in Farbe eingereicht worden ist, muss die Kopie ebenfalls in Farbe eingereicht werden – siehe Entscheidung des Präsidenten Nr. EX-03-05.

4. Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO)

Anmeldung für:benötigte Unterlagen:Fristen:Rechtsfolge bei Fristversäumnis:
Patentbeglaubigte Kopie der Prioritätsunterlagen (Prioritätsbeleg)16 Monate ab Prioritätsdatumkeine Rechtsfolge in der internationalen Phase
internationale Marken-registrierung (IR) – (nur die Daten der Basisanmeldung)bei Einreichung des Antrages auf internationale Registrierung –
internationale Musterregistrierung– (nur die Daten der Basisanmeldung)2 Monate ab Einreichung des Antrages auf internationale Registrierung –

Update (28. März 2016): Dieser Artikel wurden in Bezug auf die durch die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 eingeführten Änderungen aktualisiert.

Update (Juni 2026): Elektronischer Austausch von Prioritätsbelegen über den WIPO Digital Access Service (DAS)

Seit der letzten Aktualisierung dieses Artikels betrifft die wichtigste praktische Änderung die Frage, auf welchem Weg der Prioritätsbeleg zum Amt der Zweitanmeldung gelangt. In vielen Fällen muss keine beglaubigte Papierkopie mehr beschafft und eingereicht werden; der Beleg kann stattdessen elektronisch über den WIPO Digital Access Service (DAS) ausgetauscht werden. DAS ist ein elektronisches System, über das Prioritätsbelege zwischen teilnehmenden Ämtern sicher ausgetauscht werden können, und zwar für Patente, Gebrauchsmuster, Designs und Marken. Der Anmelder ersucht das Amt der Erstanmeldung (das „hinterlegende Amt“), den Prioritätsbeleg in das System einzustellen, und ersucht anschließend das Amt der Zweitanmeldung (das „abrufende Amt“) unter Angabe eines DAS-Zugriffscodes um dessen Abruf; der Austausch erfolgt dann unmittelbar zwischen den Ämtern.

Die in den vorstehenden Tabellen genannten Ämter sind dem DAS zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Rollen beigetreten:

  • Europäisches Patentamt (EPA): Das EPA nimmt seit dem 1. November 2018 am DAS teil. Auf Antrag nimmt das EPA eine über DAS abgerufene Kopie der Voranmeldung gebührenfrei in die Akte auf, womit das Erfordernis der Regel 53(2) EPÜ erfüllt ist. Wird die europäische Anmeldung über das Online Filing eingereicht und ist das EPA das Amt der Erstanmeldung, wird automatisch ein DAS-Zugriffscode erzeugt und in die Empfangsbescheinigung aufgenommen (für Teilanmeldungen wird kein Code erzeugt). Kann ein Beleg nicht über DAS abgerufen werden (oder wurde kein Code angegeben) und handelt es sich bei der Prioritätsanmeldung um eine Anmeldung des EPA, JPA, KIPO, CNIPA oder USPTO oder um eine PCT-Anmeldung mit RO/EP, nimmt das EPA wie bisher gebührenfrei eine Kopie in die Akte auf; andernfalls wird der Anmelder nach Regel 53(1) EPÜ zur Einreichung einer Kopie aufgefordert. Zu beachten ist ferner, dass ein Prioritätsbeleg nicht per Fax eingereicht werden darf und das Web-Form-Filing für die Einreichung von Prioritätsbelegen nicht verwendet werden darf.
  • EUIPO: Das EUIPO nimmt seit dem 11. Juli 2020 als Amt der Erstanmeldung und seit dem 12. September 2020 als Amt der Zweitanmeldung am WIPO DAS teil; bei elektronischer Einreichung können die für einen Prioritätsanspruch erforderlichen Unterlagen daher durch Verweis auf einen DAS-Zugriffscode beigebracht werden. Als Amt der Erstanmeldung stellte es zunächst Prioritätsbelege für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (RCD) in DAS bereit. Ist der Beleg bereits in DAS verfügbar, kann er sofort abgerufen werden; andernfalls muss das EUIPO ihn beim Amt der Erstanmeldung anfordern, was 24 Stunden oder länger dauern und zu Verzögerungen führen kann.
  • DPMA: Das DPMA nimmt seit dem 25. November 2024 als hinterlegendes Amt für Patente und Gebrauchsmuster am WIPO DAS teil. Auf Antrag (Formular A 9164) werden Prioritätsbelege zu beim DPMA eingereichten Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen gebührenfrei in DAS hinterlegt, und der Anmelder erhält einen vertraulichen Zugriffscode (elektronisch über DPMAdirektPro oder per Post), der weltweit angegeben werden kann. Als abrufendes Amt nimmt das DPMA derzeit noch nicht teil – die Vorbereitungen laufen –, und Prioritätsbelege in Papierform bleiben auf Antrag (Formular A 9165) erhältlich.

Praktische Hinweise. Die in den vorstehenden Tabellen genannten Fristen und Rechtsfolgen bleiben unverändert; DAS ändert lediglich die Art und Weise der Beibringung des Belegs. Sind sowohl das Amt der Erst- als auch das Amt der Zweitanmeldung für das betreffende Schutzrecht DAS-Teilnehmer, empfiehlt es sich in der Regel, bei der Erstanmeldung die Hinterlegung des Prioritätsbelegs zu beantragen und bei der Zweitanmeldung den DAS-Zugriffscode rechtzeitig und korrekt anzugeben, statt beglaubigte Papierkopien zu bestellen und einzureichen. Da die Teilnahme je nach Amt und Schutzrechtsart unterschiedlich ist – und das DPMA vorerst nur hinterlegt, aber nicht abruft –, sollte für jeden Einzelfall geprüft werden, ob ein Abruf über DAS tatsächlich möglich ist; im Zweifel ist weiterhin fristgerecht eine beglaubigte Kopie zu beschaffen. Der Kreis der teilnehmenden Ämter wächst weiter, sodass die verfügbaren Möglichkeiten bei jeder Anmeldung neu geprüft werden sollten.

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Regel 164 EPÜ: Geändertes Verfahrensrecht zur Recherche von Europäischen Phasen

Veröffentlicht am 31. Oktober 2013 von Dr. Dirk Franke

Nur wenige Tage, nachdem das Europäische PaRegel 164 EPÜ: geänderte Verfahrensrecht zur Recherche von europäischen Phasententamt (EPA) die Änderung der Regel 36 EPÜ der Ausführungsordnung bekanntgegeben hat, scheint nun vom Verwaltungsrat beschlossen worden zu sein, auch die ebenfalls umstrittene Regel 164 EPÜ bezüglich der Recherche von Europäischen Phasen abzuändern. Stichtag für das Inkrafttreten des neuen Verfahrensrechts soll der 1. November 2014 sein.

Wie das EPA per Pressemitteilung verkündet hat, soll die Regel 164 EPÜ dahingehend geändert werden, dass Anmelder eine zusätzliche Recherche in der Europäischen Phase beantragen können, wenn die Uneinheitlichkeit vom EPA in der internationalen Phase festgestellt worden ist.

Nach der derzeitigen Regelung kann der Anmelder einer internationalen (PCT-)Anmeldung in der internationalen Phase zusätzliche Recherchengebühren entrichten, wenn die Erfindung gemäß der recherchierten Ansprüche nicht unter ein allgemeines erfinderisches Konzept subsumierbar ist – nicht jedoch beim Eintritt seiner Anmeldung in die europäische Phase. In den Fällen, in denen das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) beauftragt war, wird in der europäischen Phase kein Ergänzender Europäischer Recherchenbericht (SESR) erstellt. Zusätzlich kann der Anmelder gemäß Regel 164 (2) EPÜ die Ansprüche im europäischen Erteilungsverfahren nur auf  solche Gegenstände richten, die in der internationalen Recherche recherchiert worden sind. Eine Möglichkeit, nochmals zusätzliche Recherchengebühren einzuzahlen, existiert dagegen schlichtweg nicht. Dies führt im Ergebnis dazu, dass in solchen Fällen die Handlungsoptionen für Anmelder in der europäischen Phase stark eingeschränkt sind.

Die bestehende Rechtssituation ist für europäische Anmelder insbesondere dann frustrierend, wenn die wichtigste Erfindung der Europäischen Phase nicht die erste – d.h. die vom EPA recherchierte – Erfindung ist, sondern die zweite oder eine nachfolgende Erfindung. In diesem Fall ist der Anmelder bisher gezwungen, Teilanmeldungen auch dann einzureichen, wenn die erste Erfindung nicht weiterverfolgt werden soll.

Die neue Regel 164 EPÜ kann dieses Problem für den Anmelder beheben. Gemäß der geänderten Regel soll dem Anmelder bei Eintritt seiner internationalen Anmeldung in die europäische Phase die Möglichkeit eingeräumt werden, bei beanstandeter Uneinheitlichkeit in der internationalen Phase weitere Recherchengebühren einzuzahlen (neue Regeln 164 (1) b) und 164 (2) a) EPÜ) – dies auch unabhängig davon, welche Behörde als ISA recherchiert hatte. Im Falle einer Fristversäumnis ist Weiterbehandlung (Art. 121 EPÜ) möglich, da auch Regel 135 (2) EPÜ entsprechend geändert wird.

In den Fällen, in denen das EPA als ISA recherchiert hat, soll die geänderte Regel 164 EPÜ bereits anwendbar sein, wenn bis zum 1. November 2014 noch kein Prüfungsbescheid der Prüfungsabteilung ergangen ist. Für alle anderen Fälle wird die neue Regel 164 EPÜ anwendbar sein, wenn der SESR am 1. November 2014 oder später erstellt worden ist.

Die mit der neuen Regel 164 EPÜ eingeführten Änderungen werden insbesondere von europäischen Patentanmeldern begrüßt werden, da sie eine größere Flexibilität in Bezug auf die in der Europäische Phase recherchierbaren und damit erteilbaren Gegenstände bedeutet. Insbesondere werden künftig europäische Anmelder im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt mit der Wahl des EPA als ISA nicht schlechter gestellt, als Anmelder, für die eine andere ISA als das EPA die internationale Recherche angefertigt hat.

Der Text der neuen Regel 164 EPÜ wurde hier veröffentlicht.

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Patentrechtsnovelle: Mehr Flexibilität für Anmelder ab dem 1. April 2014

Veröffentlicht am 26. Oktober 2013 von Dr. Dirk Franke

Patentrechtsnovelle in Deutschland ab 1. April 2014Das Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes (Patentrechtsnovelle) wurde am 24. Oktober 2013 verkündet (BGBl. I Nr. 63, S. 3830). Dies bestätigte das Deutschen Patent und Markenamt in einer Presseerklärung.

Durch die Patentrechtsnovelle treten am 1. April 2014 wichtige Regelungen für die Schutzrechtsanmelder in Deutschland in Kraft, die sowohl das Erteilungsverfahren als auch das Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt betreffen.

Wichtige Kernelemente der Patentrechtsnovelle:

  • Die Fristen zur Einreichung von Übersetzungen englisch- und französischsprachiger Patentanmeldungen wurde auf 12 Monate, statt bisher 3 Monate, verlängert. Ein Anmeldetag wird auch dann zuerkannt, wenn keine Übersetzung nachgereicht wird. Hierdurch sollen Anreize geschaffen werden, Prioritätsanmeldungen in diesen beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamtes beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen.
  • Künftig wird zusammen mit dem Recherchenbericht eine vorläufige Stellungnahme des Prüfers versendet. Ähnlich wie im europäischen Erteilungsverfahren beinhaltet die Stellungnahme eine vorläufige Einschätzung darüber, ob der Anmeldegegenstand schutzfähig  ist. Bei uneinheitlichen Erfindungsgegenständen kann der Prüfer die Recherche auf die erste aufgeführte Erfindung beschränken.
  • Der Rechercheantrag kann künftig nicht mehr von Dritten gestellt werden. Einwendungen Dritter sind allerdings weiterhin zulässig.
  • Die Einspruchsfrist gegen erteilte deutsche Patente wird von drei auf neun Monate verlängert. Hierdurch erfolgt eine Harmonisierung der derzeitigen Einspruchsfrist für europäische Patente vor dem Europäischen Patentamt.
  • Die Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt werden künftig öffentlich stattfinden. Erfahrungswerte zu öffentlich durchgeführten Einspruchsverfahren liegen bereits aus der Zeit vor, als anhängige Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht durchgeführt wurden.
  • Im Rahmen des Erteilungsverfahrens werden die Regelungen über das Zusatzpatent aufgehoben. Zusatzpatente werden in der Praxis nur extrem selten eingereicht.
  • Spätestens zur Patenterteilung ist die Einreichung einer Erfinderbenennung zwingend notwendig.
  • Die Rercherchengebühr wird um 50 EUR erhöht.

Die mit der Patentrechtsnovelle eingeführten Änderungen dürften von den meisten Anmeldern vor dem Deutschen Patent- und Markenamt begrüßt werden. Insbesondere die seit langer Zeit geforderte Einführung großzügiger Regelungen für die Hinterlegung fremdsprachiger Anmeldungen sowie die längere Einspruchsfrist führen zu einer höheren Flexibilität und besseren Anwenderfreundlichkeit in Verfahren vor dem Amt. Wenig genutzten Rechtsinstituten, wie beispielsweise dem in Deutschland bekannten Zusatzpatent, welches dem Anmelder jedoch keinen nennenswerten Vorteil bietet, werden die Anmelder kaum vermissen.

Die am 1. April 2014 in Kraft tretende Patentrechtsnovelle wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt angestoßen. Nach Zustimmung des Bundestages per Beschluss vom 27. Juni 2013 hatten die Gesetzesänderungen der Patentrechtsnovelle am 5. Juli 2013 in zweiter Lesung den Bundesrat passiert.

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Geänderte Regeln für Europäische Teilanmeldungen: Rechtsfolgen und Strategische Aspekte für Anwender

Veröffentlicht am 24. Oktober 2013 von Dr. Dirk Franke

Geänderte Regeln für europäische TeilanmeldungenDas Europäische Patentamt hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass mit Wirkung zum 1. April 2014 neue Regeln für die Einreichung von europäischen Teilanmeldungen in Kraft treten werden. Die neuen Regeln haben zur Folge, dass ab dem 1. April 2014 zu jeder anhängigen europäischen Patentanmeldungen wieder europäische Teilanmeldungen eingereicht werden können, solange diese anhängig sind. Dies soll selbst für die (Alt)-Fälle gelten, in denen die 24- Monatsfristen gemäß den derzeitigen Regeln 36 (1) a) oder b) EPÜ bereits abgelaufen sind.

Typischerweise wird in der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) EPÜ eine 4-Monatsfrist gesetzt, innerhalb derer der Anmelder die formellen Erfordernisse zur Erteilung eines europäischen Patents erfüllen muss. Der Anmelder wird insbesondere aufgefordert, seine Zustimmung zur Erteilung des Patents auf Grundlage der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Unterlagen zu geben, Übersetzungen der Ansprüche in die zwei anderen Amtssprachen einzureichen und die Erteilungs- und Druckkostengebühren einzuzahlen.

Da das Europäische Patentamt in der Regel mehrere Wochen benötigt, um nach Erfüllen aller Erteilungsvoraussetzungen einen Erteilungsbeschluss zu erlassen, kann ein Patentanmelder, der die Regel 71 (3) EPÜ-Mitteilung im Dezember 2013 erhält, relativ sicher sein, dass seine europäische Patentanmeldung noch anhängig ist, wenn die neuen Regeln in Kraft treten. Hierdurch erhält er die Möglichkeit, neue europäische Teilanmeldungen einzureichen, selbst wenn die 24- Monatsfristen gemäß den derzeitigen Regeln 36 (1) a) oder b) EPÜ bereits abgelaufen sein sollten.

Anmelder von europäischen Patentanmeldungen, für die die 24- Monatsfristen gemäß den derzeitigen Regeln 36 (1) a) oder b) EPÜ bereits abgelaufen sind, welche eine Regel 71 (3) EPÜ-Mitteilung vor dem 1. Dezember 2013 erhalten und die europäische Teilanmeldungen einreichen möchten, sollten in Erwägung ziehen, geeignete Schritte zur Aufrechterhaltung der Anhängigkeit der Anmeldung bis über den 1. April 2014 hinaus zu ergreifen. Diese geeigneten Schritte könnten beispielsweise umfassen:

  1. das Einreichen eines Antrages auf Änderung der Ansprüche, der Beschreibung oder der Figuren und/oder
  2. Verstreichen lassen der Frist für die Einreichung einer Antwort auf die Regel 71 (3) EPÜ-Mitteilung und anschließend Stellung eines Antrages auf Weiterbehandlung gemäß  Art. 121 EPÜ.

Zudem sollten Patentingenieure oder Anwälte, die kürzlich eine Freedom-to-operate (FTO)-Analyse für den Europäischen Markt angefertigt haben, ihre Analyse im Hinblick auf anhängige europäische Patentanmeldungen überprüfen. Europäische Patentanmeldungen mit frühem Zeitrang, für die die 24- Monatsfristen gemäß den derzeitigen Regeln 36 (1) a) oder b) EPÜ bereits abgelaufen sind, könnten nach Inkrafttreten der neuen Regeln wieder an Relevanz gewinnen, da die Patentanmelder neue Möglichkeiten für die Einreichung europäischer Teilanmeldungen nach dem 1. April 2014 erhalten.

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Regel 36 EPÜ: neue Fristen für die Einreichung von Teilanmeldungen vor dem Europäischen Patentamt

Veröffentlicht am 21. Oktober 2013 von Dr. Dirk Franke

Einreichung von Teilanmeldungen, Regel 36 EPÜDas Europäische Patentamt hat offensichtlich dem Druck zahlreicher europäischer Patentanmelder in Richtung einer Revision der strengen Regeln zur Einreichung von Teilanmeldungen vor dem Europäischen Patentamt nachgegeben und am 18. Oktober 2013 in einer  Presseerklärung verlautbaren lassen, dass unter anderem die umstrittene Regel 36 EPÜ mit Wirkung zum 1. April 2014 revidiert werden soll.

Gemäß der Presseerklärung, die bisher nur in englischer Sprache veröffentlicht wurde, hat der Verwaltungsrat auf seinem Treffen im Oktober 2013 eine Änderung der Regeln 36, 38 sowie 135 EPÜ beschlossen. Nach der neuen Regelung dürfen ab dem 1. April 2014 Teilanmeldungen wieder zu jeder anhängigen europäischen Patentanmeldung (Stammanmeldung) eingereicht werden. Die 24-Monatsregelung zur Einreichung von europäischen Teilanmeldungen wird damit de facto wieder abgeschafft.

Zusätzlich wird eine weitere Amtsgebühr als Teil der Grundgebühr für die Einreichung von Teilanmeldungen der zweiten und folgenden Generation eingeführt. Mit anderen Worten wird die Einreichung einer Teilanmeldung zu anhängigen europäischen Teilanmeldungen eine weitere Amtsgebühr nach sich ziehen. Diese Teilungsgebühr soll progressiv mit der Anzahl an Generationen der Teilanmeldungen steigen, bis zu einem noch zu benennenden Gebührenhöchstbetrag.

Viele Anmelder werden die neue Regelung begrüßen, nach der Teilanmeldungen nun auch für einen längeren Zeitraum der Anhängigkeit der Stammanmeldung wieder möglich sind. Da in zahlreichen EPÜ-Staaten auf nationaler Ebene ähnliche Vorschriften für die Einreichung von Teilanmeldungen existieren, z.B. in Deutschland, führt die (Rück-)Änderung der Regel 36 EPÜ letztlich zu einer innereuropäischen Harmonisierung des Patentrechts und somit auch zu einer Vereinfachung des Rechts. Für Patentanwaltskanzleien sowie Industrieabteilungen wird die Fristüberwachung künftig deutlich einfacher.

Die Überwachung der Fristen nach Regel 36 EPÜ wurde insbesondere deshalb als schwierig und fehleranfällig erachtet, weil zu jeder Teilanmeldung der Eingang des ersten Bescheides der Prüfungsabteilung der dazugehörigen ersthinterlegten Stammanmeldung notiert werden musste. Zudem gab es einige Diskussionen um die Fragestellung, was als erster Bescheid der Prüfungsabteilung anzusehen ist. Diese Schwierigkeiten sollten ab dem 1. April 2014 für alle zu diesem Zeitpunkt noch anhängigen europäischen Patentanmeldungen nicht mehr auftreten.

Die Einführung einer zusätzlichen Gebühr für die Einreichung von Teilanmeldungen folgt der bisherigen Praxis des Europäischen Patentamtes, nach der Entscheidungsprozesse der europäischen Patentanmelder im Wesentlichen auch durch die Erhebung von hohen Amtsgebühren beeinflussen werden soll (so auch Anspruchsgebühr, Seitengebühr, Jahresgebühren etc.).  Ein sachlicher Grund für die Erhebung einer weiteren Gebühr speziell für Teilanmeldungen, die über die ohnehin schon recht hohen „normalen“ Gebühren einer europäischen Patentanmeldung hinausgehen wird, ist nicht erkennbar.

Update 1 (22.10.2013): Eine Zusammenfassung der Änderungen, die auf der Versammlung des Verwaltungsrates am 16. Oktober 2013 beschlossen wurden, wurde vom European Patent Institute (epi) an seine Mitglieder versendet und steht als pdf-File zur Verfügung.

Update 2 (24.10.2013): Die Entscheidung des Verwaltungsrates vom 16. Oktober 2013 wurde vom Europäischen Patentamt am 24. Oktober 2013 in einer Presseerklärung veröffentlicht.

In einem weiteren Artikel beschäftigen wir uns mit den Rechtsfolgen und strategischen Aspekten, die nach den geänderten Regeln für den Anwender zu beachten sind.

Update 3 (08.04.2014): Gemäß der am 1. April 2014 in Kraft getretenen neuen Gebührenordnung werden für Teilanmeldungen ab der 2. Generation die folgenden Zusatzgebühren erhoben: 210 EUR (Teilanmeldung 2. Generation), 420 EUR (Teilanmeldung 3. Generation), 630 EUR (Teilanmeldung 4. Generation) und 840 EUR (Teilanmeldung 5. Generation).

Leider sind im Gegenzug keine Amtsgebühren gesenkt worden, wie an anderer Stelle bereits vermerkt.

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Statistik-Portal für Auslandsschutzrechte

Veröffentlicht am 10. Oktober 2013 von Dr. Dirk Franke

statistics-76200_640Der Anmelder einer internationalen Patentanmeldung steht spätestens nach 30 Monaten ab der ersten Hinterlegung seiner Erfindung vor der Fragestellung, in welchen Bestimmungsländern Auslandschutzrechte angemeldet werden soll. Im Hinblick auf die Kosten für Auslandsschutzrechte wird er nur in den wenigsten Fällen in allen 148 Vertragsstaaten des PCT nationale Phase für seine internationale Patentanmeldung einleiten wollen und wird stattdessen eine sinnvolle Auswahl treffen.

Typischerweise wird sich die Wahl der Länder für Auslandsschutzrechte an den wirtschaftlichen Bedürfnissen des Anmelders orientieren. Die durch den Verkauf der patentierten Produkte zu erzielende Gewinn muss in dem jeweiligen Land die Patenterteilungskosten und Aufrechterhaltungsgebühren der Auslandsschutzrechte zumindest abdecken. Während ein Patentanwalt in der Regel mehr oder weniger detaillierte Auskunft über die Kosten eines Erteilungsverfahrens sowie der anfallenden Amtsgebühren geben kann, ist die Erstellung einer Gewinnprognose häufig komplex und mit vielen Unsicherheiten verbunden.

Die relevanten produktbezogenen Kenngrößen, d.h. Markgröße, Marktvolumen und Marktdynamik, lassen sich in der Regel anhand länderspezifischer Branchendaten abschätzen. Hierbei gilt, dass die Gewinnprognose umso präziser gemacht werden kann je mehr qualitativ hochwertige Daten zur Marktanalyse zur Verfügung stehen.

Ein hilfreiches Portal für die Recherche nach länderspezifischen Daten und Fakten für die Praxis eine Marktanalyse im Hinblick auf die Anmeldung von Auslandschutzrechten ist aus unserer Sicht die Webseite Factfish, welche unter folgendem Link erreichbar ist:

http://www.factfish.comStatistik-Portal für Auslandsschutzrechte

Nach dem Eingangsportal findet sich auf einer Hauptseite (bezeichnet als „Katalog“) der Zugang zu Statistiken und Marktdaten von mehr als 200 Ländern. Diese sind in die folgenden sechs Kernbereiche gegliedert:

  • Bevölkerung und Gesundheit
  • Energie und Umwelt
  • Wirtschaft
  • Bildung und Wissenschaft
  • Geographie und Landwirtschaft
  • Verkehr und Kommunikation

Über die Auswahl eines Kernbereichs gelangt man zu mehrere Unterbereichen, in denen jeweils mehrere Branchendaten umfasst sind. Im Kernbereich „Energie und Umwelt“ findet man beispielsweise einen Unterbereich „Elektrizität“, und hierin beispielsweise die Branchendaten zur Nutzung von Solarenergie. Innerhalb der Branchendaten gibt es weitere Unterteilungen, z.B. im Bereich „Solarenergie“ eine Unterteilung der Daten in öffentliche und private Solarenergieerzeugung.

Die Branchendaten selbst werden tabellarisch dargestellt, wobei neben den Jahresabsolutwerten auch der Länder-Rank und das Datum der Datenerhebung angegeben sind. Die Darstellung in Form von Säulendiagrammen oder Kuchendiagrammen mit Ländervergleich sowie eine kartographische Darstellung sind ebenfalls möglich.

Im Gegensatz zu anderen Datenquellen, wie beispielsweise die regelmäßig erscheinenden Marktdaten des Online-Portals des Nachrichtenmagazins „The Economist“, können die Daten auch in einem zeitlichen Verlauf der letzten Jahre dargestellt werden. Hierzu findet sich zu den meisten Ländern eine sogenannte „Drill down“-Funktion, mit der weitere jahresspezifische Daten der gewählten Branchendaten zugänglich sind.

Beispielsweise kann für die öffentliche Solarenergieerzeugung in Portugal die Entwicklung der letzten 10 Jahre analysiert werden – die Darstellung erfolgt hier übersichtlich in Form eines Liniendiagramms, welches die Entwicklung darstellt, sowie zusätzlich als Wertetabelle. Auch ein Vergleich zwischen zwei ausgewählten Ländern ist möglich.

Marktanalyse für Auslandsschutzrechte

Die Seite ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Sie erscheint recht gut gepflegt und wird offensichtlich ständig erweitert. Die Daten sind durchweg aktuell, wobei die Quellen zitiert werden. Somit stehen verifizierbare und gut aufgearbeitete Informationen zur Verfügung, mit denen die Anmelder eine Marktanalyse für die Entwicklung einer globalen Anmeldestrategie für Auslandsschutzrechte durchführen kann.

Foto oben: © geralt – pixabay.com

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KMU-Patentaktion als wichtiges Finanzierungsmittel für KMUs

Veröffentlicht am 10. Oktober 2013 von Dr. Dirk Franke

Fördergelder durch KMU-Patentaktion Unternehmen, die ihren Geschäftssitz, eine Zweigniederlassung oder eine Produktionsstätte in Deutschland haben, können auf Antrag durch die sogenannte KMU-Patentaktion des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) staatliche finanzielle Unterstützung bei der Ausarbeitung und Einreichung von Schutzrechtsanmeldungen, z.B. Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen, erhalten.

Der Antrag selbst ist für das Unternehmen kostenfrei. Die Vermittlung erfolgt in der Regel durch einen qualifizierten SIGNO-Partner.

Wer kann durch die KMU-Patentaktion gefördert werden?

Antragsberechtigt sind Unternehmen, die folgende Qualifizierungen kumulativ erfüllen:

  1. Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und der freien naturwissenschaftlich-technischen Berufe weist Geschäftssitz, Zweigniederlassung oder Produktionsstätte in Deutschland auf
  2. Unternehmen beschäftigt bis zu 250 Mitarbeiter und weist entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen EUR oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen EUR auf
  3. Unternehmen hat in den letzten 5 Jahren keine Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht

Diese Qualifizierungen sind jeweils auf das Unternehmen als Antragsteller personenbezogen. Hat der Unternehmer mehrere verschiedene Unternehmen, z.B. besitzt mehrere Kapitalgesellschaften oder ist Gesellschafter mehrere Personengesellschaften, so können Anträge für jedes einzelne Unternehmen gestellt werden, da in diesem Fall keine Personenidentität vorliegt.

Was wird gefördert?

Die Förderung durch die KMU-Patentaktion erfolgt in bis zu fünf Teilpaketen (TP1 bis TP5). Gefördert werden 50 % der entstehenden Kosten bis zur Höhe des Förderhöchstbetrages (insgesamt 8.000 EUR), die allerdings vom Unternehmen zunächst vorgestreckt werden müssen.

1. Teilpaket (TP1): Recherche zum Stand der Technik

Eine qualitativ hochwertige Recherche zum Stand der Technik ist in der Regel Voraussetzung, um die Erteilungschancen einer Patentanmeldung abschätzen zu können und um die bestmögliche Basis für das Anmeldeverfahren zu schaffen. In Rahmen des TP1 wird die Recherche in einschlägigen Datenbanken sowie die ergänzenden konventionellen Recherchen durch erfahrene Dienstleister, z.B. einen Patentanwalt oder Patentrechercheur, gefördert.

Maximale Fördersumme: 800,00 EUR.

2. Teilpaket (TP2): Kosten-Nutzen-Analyse

Durch eine Kosten-Nutzen-Analyse wird geprüft, ob die Einreichung einer Patentanmeldung wirtschaftlich sinnvoll ist. Durch die Analyse sollen Verwertungschancen frühzeitig abgeschätzt werden. Gefördert werden Recherchen in einschlägigen Quellen sowie ergänzende Fachgespräche mit SIGNO-Partnern. Als Alternative zur überschlägigen Kosten-Nutzen-Analyse kann auch eine weiterführende Technologie- oder Patentbewertung gefördert werden.

Maximale Fördersumme: 800,00 EUR

3. Teilpaket (TP3): Patentanmeldung oder Gebrauchsmusteranmeldung

In der TP3 wird die professionelle Ausarbeitung und Einreichung einer Patentanmeldung durch einen Patentanwalt gefördert. Durch eine qualitativ hochwertige Patentanmeldung soll verhindert werden, dass diese später beispielsweise wegen unklarer Formulierungen oder nicht ausreichender Offenbarung  vom Amt zurückgewiesen werden. Gefördert werden alle Leistungen eines Patentanwaltes, d.h. die Erstberatung, die Ausarbeitung und die Einreichung einer deutschen oder europäischen Patentanmeldung,  sowie alle amtlichen Gebühren, d.h. Anmelde- und Prüfungsantragsgebühren.

Maximale Fördersumme: 2.100 EUR

4. Teilpaket (TP4): Verwertung der Erfindung

Die wirtschaftliche Verwertung der geschützten Erfindung wird in der TP4 gefördert. Es werden die ersten Schritte bei der Verwertung, z.B. die Suche nach geeigneten Kooperationspartner, der Bau eines Prototypen, das Marketing, die Nutzung von Innovations- und Kooperationsbörsen sowie das Erstellen einer Marktübersicht teilfinanziert. Eine Patentbewertung sollte immer dann in Erwägung gezogen werden, wenn der Unternehmer die Erfindung nicht selbst verwerten kann und der Cashflow durch Lizenzeinnahmen generiert werden muss.

Maximale Fördersumme: 1.600 EUR

5. Teilpaket (TP5): Schutzrechtsanmeldungen im Ausland

Auch die Einreichung von Schutzrechten im Ausland, z.B. Patentanmeldungen in den USA, Japan und anderen Ländern, kann gefördert werden. Durch das TP5 sollen vor allem die Kosten des Patentanwaltes sowie der Auslandsanwälte bei der Einreichung von Schutzrechten, die Amtsgebühren im Ausland sowie die Übersetzungskosten abgedeckt werden.

Maximale Fördersumme: 2.700 EUR.

Zu beachten ist, dass die Teilpakete TP1 bis TP3 nur konsekutiv in Anspruch genommen werden, d.h. die TP2 ist nur dann förderwürdig, wenn in der TP1 (Stand-der-Technik-Recherche) kein neuheitsschädlicher Stand der Technik identifiziert wurde und die Patentanmeldung nur dann in der TP3 gefördert werden, wenn vorher die Kosten-Nutzen-Analyse in der TP2 positiv abgeschlossen wurde.

Es besteht darüber hinaus keine Pflicht, Teilpakete in Anspruch zu nehmen oder die Fördersumme vollständig auszuschöpfen. Die KMU-Patentaktion kann zudem jederzeit abgebrochen werden.

Wie stelle ich einen Förderantrag für die KMU-Patentaktion?

Anträge für die Teilnahme an der KMU-Patentaktion können direkt bei einem der SIGNO-Partner gestellt werden. Der SIGNO-Partner betreut das Unternehmen während der gesamten Laufzeit der Förderung.

Folgende aktuelle Unterlagen und Formblätter stehen zur Antragsstellung zur Verfügung (Stand Juni 2015):

  1. Antrag zur KMU-Patentaktion (pdf, 458 KB)
  2. De-minimis-Erklärung (pdf, 33 KB)
  3. Förderrichtlinien SIGNO 2012 (pdf, 139 KB)
  4. Erklärung zur KMU-Einstufung (pdf, 77 KB)
  5. SP-Erklärung (pdf, 12 KB)
  6. Netzwerkliste der SIGNO-Partner (pdf, 300 KB)
  7. Rahmenbedingungen KMU-Patentaktion (pdf, 483 KB)

Wann erfolgt die Rückerstattung?

Der Förderbetrag wird nach Abschluss aller Teilpakete (TP1 bis TP5) rückerstattet. Voraussetzung ist, dass der Antragsteller nachweisen kann, dass die Rechnungen der von ihm beauftragten Dienstleister, z.B. der beauftragten Patentanwaltskanzlei oder des SIGNO-Partners, von ihm beglichen worden sind.

Folgende aktuelle Unterlagen und Formblätter stehen zur abschließenden Bearbeitung der Teilpakete und Beantragung der Fördermittel zur Verfügung (Stand Juni 2015):

  1. Projektblatt TP1 (pdf, 29 KB)
  2. Projektblatt TP2 (pdf, 35 KB)
  3. Projektblatt TP3 (pdf, 25 KB)
  4. Projektblatt TP4 (pdf, 33 KB)
  5. Projektblatt TP5 (pdf, 33 KB)

Worauf ist zu achten?

Gemäß Förderrichtlinien SIGNO muss der Antragsteller der KMU-Patentaktion sowohl mit dem Anmelder der Patentanmeldung als auch mit dem Adressat der durch den oder die Beratungsdienstleister (Patentanwalt und/oder SIGNO-Partner) in Rechnung gestellten Leistungen personenidentisch sein.

Hierdurch ergeben sich sehr häufig Probleme in der Praxis, vor allem wenn der Antragsteller eine natürliche Person oder Personengruppe ist. Während der Antragsteller der KMU-Patentaktion zwangsläufig handelsrechtlich als Unternehmer auftreten sollte, unterscheidet das Deutsche Patent- und Markenamt lediglich zivilrechtlich zwischen natürlichen und juristischen Personen, sowie Personengruppen. Die Angabe der  handelsrechtliche Firmierung ist in den Erteilungsanträgen des Deutschen Patent- Markenamtes wie auch des Europäischen Patentamtes bei Privatpersonen wie auch bei Personengruppen nicht vorgesehen.

Sofern der Antragsteller der KMU-Patentaktion beispielsweise ein eingetragener Kaufmann (e.K.) ist, empfiehlt es sich zur Vermeidung von Rückfragen oder Mängelbescheiden des Patentamtes, im Patenterteilungsantrag lediglich den bürgerlichen Namen des Kaufmannsanzugeben. Die Rechnung sollte dagegen auf die Firma des Kaufmanns ausgestellt sein, dies ebenfalls bereits aus steuerlichen Gründen.

Entsprechend sollten im Falle einer Personengesellschaft, d.h. einer BGB-Gesellschaft oder Partnerschaftsgesellschaft, die Einzelnamen der Gesellschafter im Erteilungsantrag angegeben werden, wie auch die Privatadressen der einzelnen Gesellschafter. Dagegen muss die Rechnung auch hier wiederum auf die BGB-Gesellschaft ausgestellt werden, damit die vorgestreckten Kosten durch die KMU-Patentaktion erstattet werden können.

Foto: © Tatjana Balzer – Fotolia.com

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