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Vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass der Verwaltungsrat der Europäische Patentorganisation neben der umstrittenen Regel 36 EPÜ nun auch eine Änderung der Regel 164 EPÜ beschlossen hat.

Während in zahlreichen Sozietäten die Anwälte eifrig mit der Erstellung von Rundschreiben und Infoblättern zur Verkündung der frohen Botschaft beschäftigt sein dürften und ganze Heerscharen von Programmierern mit Software-Updates zu kämpfen haben werden, wird insbesondere die geänderte Regel 164 EPÜ während der Übergangszeit bis zum Inkrafttreten dem Anwender des EPÜ noch Kopfzerbrechen bereiten. Denn obwohl der Übergang zur geänderten Regel 36 EPÜ weitgehend reibungslos erfolgen sollte, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, kann dies für die geänderte Regel 164 EPÜ keinesfalls behauptet werden.

Grund hierfür ist, dass die Regel 164 EPÜ nach Beschluss des Verwaltungsrates erst am 1. November 2014, also erst in gut einem Jahr, in Kraft treten soll. Erschwerend kommt hinzu, dass die Anwendbarkeit des neuen Rechts von einem amtsinternen und für den Anmelder nicht vorher- oder überhaupt einsehbaren Ereignis, dem Zeitpunkt der Erstellung des ersten Prüfungsbescheides, abhängig sein soll. Sowohl hinsichtlich der Fristnotierung als auch der anwaltlichen Beratungspraxis werden durch eine solche Regelung zunächst erst einmal große Hürden geschaffen.

Gesetzt der Fall, ein Anmelder möchte beispielsweise Ende 2013 – sagen wir im Laufe am 15. November 2013 – die europäische Phase einer PCT-Anmeldung einleiten, zu welcher das Europäische Patentamt (EPA) im Internationalen Recherchenbericht (ISR) einen Uneinheitlichkeitseinwand erhoben hat. Hierbei möchte er die Ansprüche auf einen nicht-recherchierten Gegenstand richten. Diese Situation ist an sich keinesfalls ungewöhnlich und kommt in der Praxis häufiger vor.

Nach Überbringung der oben genannten frohen Botschaft möchte der Anmelder natürlich von der ab 1. November 2014 in Kraft tretenden neuen Regelung Gebrauch machen und die Einreichung von kostspieligen Teilanmeldungen durch entsprechende Einzahlung zusätzlicher Recherchengebühr beim EPA vermeiden. Was ist ihm also zu raten?

Regulär erhält der Anmelder nach Einleitung der regionalen Phase eine Mitteilung gemäß Regel 161 EPÜ und hiermit die Gelegenheit innerhalb einer nicht-verlängerbaren 6-monatige Frist auf die im internationalen Recherchenbericht gerügten Mängel zu antworten – dies gegebenenfalls auch durch die Einreichung von geänderten Ansprüchen. Nach Ablauf der Frist geht die Anmeldung automatisch ins Prüfungsverfahren über und der Anmelder erhält irgendwann (früher oder später) einen ersten Prüfungsbescheid. Im günstigeren Fall kann der Anmelder auf die Zustellung einer Regel 71 (3) EPÜ-Mitteilung hoffen, wenn die Erteilung vom Amt in Aussicht gestellt wird.

Unter normalen Umständen beginnt die Frist zur Beantwortung der Regel 161 EPÜ-Mitteilung selbst unter optimistischer Annahme nicht später als 4 Wochen ab Einleitung der europäischen Phase zu laufen und unter Berücksichtigung der 10 Tage-Zustellungszeitdauer für die fiktive Zustellung beim Anmelder wird sie in diesem Szenario nicht vor dem 1. August 2014 ablaufen. Hierdurch ergibt sich ein Zeitfenster von etwa 3 Monaten, innerhalb dessen die Erstellung des ersten Prüfbescheides kostentechnisch sehr ungünstig für den Anmelder wäre. Wenn der Prüfer den Prüfbescheid innerhalb dieses Zeitfensters erstellt (was der Anmelder weder beeinflussen kann noch wird es ihm in der Regel überhaupt mitgeteilt), wäre altes Verfahrensrecht anwendbar und eine Teilanmeldung müsste eingereicht werden.

Falls der Prüfer sich dagegen Zeit lässt und den Prüfbescheid erst nach dem 1. November 2014 erstellt, wäre dagegen neues Recht anwendbar. Der Anmelder erhielte eine Aufforderung, durch Zahlung der weiteren Recherchegebühr das Prüfungsverfahren fortzusetzen.

Dieser in der Tat sehr unbefriedigenden Rechtssituation kann der Anmelder aus unserer Sicht nur wie folgt begegnen, wobei es einen Königsweg allerdings nicht zu geben scheint.

1. Verstreichen lassen der Frist zur Einleitung der europäische Phase, Antrag auf Weiterbehandlung (Art. 121 EPÜ) unter Zahlung der zusätzlichen Gebühren unter Einreichung der neuen Ansprüche am letztmöglichen Tag der Weiterbehandlungsfrist, durch die zusätzlich gewonnene Zeit sollte mit etwas Glück die Frist für die Beantwortung der Regel 161 EPÜ-Mitteilung auf einen Zeitpunkt nach dem 1. November 2014 verschoben werden.
2. Einleitung der europäischen Phase, ohne auf den ISR zu antworten oder neue Ansprüche einzureichen, nach Rechtsverlustmitteilung Stellung eines Antrages auf Weiterbehandlung (Art. 121 EPÜ) und Zahlung einer Weiterbehandlungsgebühr (für die Antwort auf den ISR), Zeitgewinn entsprechend Option 1.
3. Einleiten der europäischen Phase unter Einreichung geänderter, d.h. auf die nicht recherchierten Gegenstände gerichteter Ansprüche, freundlicher Antrag (oder Bitte an den Prüfer) in Form eines Begleitschreibens, einen ersten Prüfbescheid nicht vor dem 1. November 2014 zu erstellen.

In allen drei Optionen sollte das Verfahren natürlich nicht beispielsweise durch Verzicht auf die Zustellung einer Regel 161 EPÜ-Mitteilung oder anderer Maßnahmen beschleunigt werden. Verlangsamung heißt hier die Devise.

Die Option 1 ist aus unserer Sicht kostentechnisch nicht viel günstiger als die Einreichung einer Teilanmeldung, weil die Gebühren für die Weiterbehandlung sich im Wesentlichen an der Grundgebühr für die nationale Phase bemessen. Die Weiterbehandlungsgebühr ist hier üppig, in Abhängigkeit von der Grundgebühr. Die Option 2 ist in den meisten Fällen günstiger, da nur eine Weiterbehandlungsgebühr (d.h. 240 EUR) anfällt. Nachteilig ist allerdings, dass die Ansprüche und Beschreibung bei Einleitung der europäischen Phase zunächst nicht geändert werden können, so dass hier – je nach Konstellation – zusätzliche Anspruchs- und/oder Seitengebühren anfallen können. Die Nichteinzahlung insbesondere der Anspruchsgebühren empfiehlt sich nicht, da dies möglicherweise als ein endgültiger Verzicht auf die ohnehin nicht recherchierten Gegenstände interpretiert werden könnte.

Bei der Option 3 wäre man auf das Wohlwollen der Prüfungsabteilung angewiesen, die dem Antrag auf spätere Erstellung des Prüfbescheides stattgeben könnte, oder auch nicht. Bei Zurückweisung des Antrages wäre natürlich zu klären, ob dem Anmelder dann nicht ein Beschwerderecht zusteht, beispielsweise mit der Begründung, dass er durch die  notwendige Einreichung einer Teilanmeldung und die zusätzlichen Verfahrenskosten beschwert wäre.

Aus wohl unterrichteten Kreisen wird gemunkelt, dass das EPA im Übergangszeitraum unmittelbar vor dem 1. November 2014 eine gewissen Kulanz hinsichtlich der Antragstellung gemäß Option 3 zeigen würde. Insbesondere sollten das EPA nicht deshalb innerhalb des Zeitfensters Prüfungen vorziehen, um noch schnell die letzten verbliebenen europäischen Anmeldungen, für die im ISR Uneinheitlichkeit gerügt wurde, in die Teilung zu zwingen. Eine offizielle Bestätigung über die voraussichtliche Amtspraxis im Hinblick auf den Umgang mit diesen Übergangsanmeldungen existiert zwar unserem Wissen nach nicht, wäre jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit für den Anmelder begrüßenswert.