Kann man im Patentrecht des EPÜ relevanteren – insbesondere technisch näher liegenden – Stand der Technik dadurch „verstecken“, dass ein anderes Dokument mit ähnlichem Zweck als nächstliegender Stand der Technik („closest prior art“, CPA) herangezogen wird? Verschärft wird die Frage durch die Vermutung, der Fachmann könne „dümmer“ werden, wenn das relevantere Dokument später veröffentlicht wurde und daher nicht als Ausgangspunkt in Betracht gezogen wird. Die kurze Antwort lautet: Nein. Weder die Reihenfolge der Vorveröffentlichungen noch die Wahl eines zweckähnlichen Dokuments kann relevanten Stand der Technik der Prüfung entziehen. Zugleich legt die Frage aber eine reale Schwachstelle des Ansatzes offen – die Unschärfe der Auswahlstufe.
1. Der Fachmann kennt den gesamten Stand der Technik
Der Fachmann des EPÜ ist kein realer Rechercheur, der Dokumente findet oder übersieht, sondern eine juristische Fiktion. Ihm wird unterstellt, Zugang zum gesamten Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ gehabt zu haben. Das Veröffentlichungsdatum entscheidet allein darüber, ob ein Dokument überhaupt Stand der Technik ist (Veröffentlichung vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag), nicht über seine Auffindbarkeit. Zwei vor dem maßgeblichen Tag veröffentlichte Dokumente sind gleichrangig verfügbar – unabhängig davon, welches früher erschien. Ein „Verstecken“ durch spätere (aber weiterhin vorveröffentlichte) Publikation ist damit ausgeschlossen.
2. Auswahl des nächstliegenden Standes der Technik
Nach den Prüfungsrichtlinien G-VII, 5.1 ist der nächstliegende Stand der Technik ein Dokument, das auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung gerichtet ist – oder zumindest demselben bzw. einem eng verwandten technischen Gebiet angehört – und die geringsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert. Dieses Zweckkriterium ist das rückschaufreie Kriterium: Der Zweck lässt sich unabhängig von der beanspruchten Lösung bestimmen. Die Auswahl nach der bloßen Zahl der mit dem Anspruch gemeinsamen Merkmale wäre demgegenüber rückschaubehaftet, weil sie Kenntnis des Anspruchs voraussetzt.
3. Mehrere realistische Ausgangspunkte
Nach ständiger Rechtsprechung (T 967/97, T 21/08, bestätigt in T 1742/12) gilt: Hat der Fachmann mehrere gangbare Routen ausgehend von verschiedenen Dokumenten, ist die erfinderische Tätigkeit gegenüber allen diesen Routen zu prüfen. Ist die Erfindung von auch nur einer realistischen Route naheliegend, fehlt die erfinderische Tätigkeit. Daraus folgt zweierlei: Ein zweckferneres Dokument wird nicht deshalb verworfen, weil das zwecknahe Dokument nicht zum Ziel geführt hat; und umgekehrt rettet die Nicht-Naheliegen-Feststellung ausgehend vom zwecknahen Dokument die Erfindung nicht, wenn sie von einem anderen realistischen Ausgangspunkt naheliegt.
T 1742/12 formuliert dies als logische Umkehrung: Ein Dokument, von dem aus die Erfindung naheliegt, ist definitionsgemäß das „erfolgversprechendere Sprungbrett“ gegenüber einem, von dem aus sie nicht naheliegt. Und T 405/14 stellt klar, dass der nächstliegende Stand der Technik nicht das technisch nächste Dokument sein muss: Ein zweckgleiches, merkmalsreiches Dokument erlaubt häufig gerade keinen überzeugenden Naheliegen-Einwand, während die Erfindung aus einem scheinbar weniger vielversprechenden Dokument ohne Rückschau naheliegend folgen kann.
4. Rückschau bei der Auswahl – und wo sie tatsächlich kontrolliert wird
Der Einwand, die Wahl eines zweckferneren CPA sei bereits Rückschau, trifft einen Teilaspekt zu Recht. In T 855/15 hat die Kammer festgehalten, dass die Frage, ob der Fachmann ein Dokument auswählen „würde“, um zur beanspruchten Erfindung zu gelangen, selbst Rückschau ist. Eine ergebnisorientierte Auswahl des Sprungbretts ist damit unzulässig. Gleichwohl schließt die bloße Entferntheit eines Dokuments dessen Heranziehung nicht aus.
Die Rückschau wird daher nicht durch ein Verbot zweckferner Ausgangspunkte kontrolliert, sondern an zwei anderen Stellen:
- „would-not-could“-Test: Der Weg vom Ausgangspunkt zur Erfindung muss zeigen, dass der Fachmann die Modifikation ohne Kenntnis der Lösung tatsächlich vorgenommen hätte, nicht bloß könnte.
- Rückschaufreie Aufgabe (T 605/20): Die objektive technische Aufgabe darf nicht unter Verwendung der Lösung formuliert werden. Wird die Aufgabe so zugeschnitten, dass sie bereits zur Lösung zeigt, liegt genau hierin die verbotene Rückschau.
Zweckferne Ausgangspunkte scheitern in der Praxis meist an dieser zweiten Stufe: Sie erfordern mehr Änderungen, und für jede einzelne muss rückschaufrei ein „hätte“ statt „könnte“ belegt werden.
5. Die prozedurale Asymmetrie
Für eine Zurückweisung genügt ein realistischer Ausgangspunkt, dessen Wahl nach T 967/97 nicht besonders begründet werden muss. Für die Bejahung erfinderischer Tätigkeit müssen dagegen alle realistischen Routen standhalten. Diese Asymmetrie bewirkt, dass Unschärfen der Auswahlstufe tendenziell zugunsten des Angreifers wirken – ein wesentlicher Grund, warum die Doktrin umstritten ist.
6. Kritik: Die Unschärfe der Auswahlstufe
Die Begriffe „realistisch“, „ähnlicher Zweck“ und „benachbartes Gebiet“ haben keine objektiv scharfen Grenzen. Da eine Prüfkette nicht schärfer sein kann als ihr unschärfstes Glied, erbt die Gesamtprüfung diese Unbestimmtheit – auch wenn die späteren Schritte disziplinierter sind. Teile der Literatur nennen den „nächstliegenden Stand der Technik“ deshalb ein irreführendes Konzept.
Die Verteidigung des EPA lautet nicht „doch objektiv“, sondern „Unschärfe folgenlos gemacht“: Die Mehrere-Ausgangspunkte-Doktrin löst die Rangfrage („ist A oder B näher?“) auf, weil sie gar nicht beantwortet werden muss (T 1742/12: Eignung statt Nähe). Die Unschärfe sitzt zudem nur am Rand – bei grenzwertig „realistischen“ Dokumenten –, und diese fängt die would-not-could-Stufe ohnehin ab. Schließlich sind Rechtsbegriffe wie „ähnlich“ oder „zumutbar“ Standards, keine Algorithmen; ihre Bindung entsteht durch Begründungszwang, Kasuistik und Beschwerdekontrolle. „Nicht objektiv scharf“ bedeutet daher gebundenes Ermessen, nicht Beliebigkeit.
Der ehrliche Befund liegt dazwischen: Die Methode ist nicht vollständig objektiv, aber auch nicht beliebig. Sie ist ein strukturiertes Werturteil – und wie eng die Struktur bindet, ist echter Streitstand.
7. Abgrenzung zum BGH
Der Bundesgerichtshof geht bewusst weniger schematisch vor. Er verlangt keine Suche nach dem „nächstkommenden“ Stand der Technik, sondern eine nachvollziehbar begründete, zweckorientierte Auswahlentscheidung des Fachmanns. Das beseitigt die Subjektivität nicht, erhöht aber die Begründungslast für die Wahl des Ausgangspunkts.
8. Fazit
Relevanter Stand der Technik lässt sich weder durch spätere Veröffentlichung noch durch Wahl eines zweckähnlichen CPA „verstecken“: Der fiktive Fachmann kennt alles, und jedes relevantere Dokument kann selbst als (weiterer) realistischer Ausgangspunkt eines Naheliegen-Angriffs dienen. Der berechtigte Kern des Einwands betrifft nicht das „Verstecken“, sondern die Unschärfe der Auswahlstufe – die das EPA nicht bei der Auswahl, sondern erst bei der anschließenden, rückschaufreien Naheliegen-Begründung auffängt.
Übersicht: relevante EPA-Entscheidungen
| Aktenzeichen | Stichwort | Kernaussage |
|---|---|---|
| T 967/97 | Mehrere Ausgangspunkte / keine Begründung der Wahl | Gibt es mehrere gangbare Routen, ist die erfinderische Tätigkeit gegenüber allen zu prüfen; für die Verneinung bedarf die Wahl des Ausgangspunkts keiner besonderen Begründung. Maßgeblich ist die Eignung, nicht die „Nähe“. |
| T 21/08 | Alle realistischen Routen | Bestätigt: Ist die Erfindung von auch nur einer realistischen Route naheliegend, fehlt die erfinderische Tätigkeit. |
| T 1742/12 | Erfolgversprechendstes Sprungbrett | Ein Dokument, von dem aus die Erfindung naheliegt, ist definitionsgemäß das erfolgversprechendere Sprungbrett; ein anderer Zweck verbietet die Prüfung nicht (mit T 824/05). |
| T 405/14 | Nächstliegend ≠ technisch am nächsten | Ein zweckgleiches, merkmalsreiches Dokument erlaubt oft keinen überzeugenden Naheliegen-Einwand, während ein scheinbar weniger vielversprechendes Dokument ohne Rückschau zur Erfindung führen kann. |
| T 1841/11 | Ähnlicher Zweck genügt | Ein Dokument mit ähnlichem Zweck wird nicht dadurch als CPA disqualifiziert, dass ein weiteres Dokument mit demselben Zweck existiert. |
| T 855/15 | Rückschau bei der Auswahl | Die Frage, ob der Fachmann ein Dokument auswählen „würde“, um zur beanspruchten Erfindung zu gelangen, ist Rückschau. Die bloße Entferntheit schließt eine Prüfung aber nicht aus. |
| T 605/20 | Rückschaufreie Aufgabe | Die objektive technische Aufgabe darf nicht unter Verwendung der Lösung formuliert werden. |
Rechtsgrundlagen: Art. 54(2), 56 EPÜ; Prüfungsrichtlinien G-VII, 5.1. Weitere zitierte Entscheidung: T 824/05 (mit T 1742/12).
