Nur wenige Tage, nachdem das Europäische Pa
tentamt (EPA) die Änderung der Regel 36 EPÜ der Ausführungsordnung bekanntgegeben hat, scheint nun vom Verwaltungsrat beschlossen worden zu sein, auch die ebenfalls umstrittene Regel 164 EPÜ bezüglich der Recherche von Europäischen Phasen abzuändern. Stichtag für das Inkrafttreten des neuen Verfahrensrechts soll der 1. November 2014 sein.
Wie das EPA per Pressemitteilung verkündet hat, soll die Regel 164 EPÜ dahingehend geändert werden, dass Anmelder eine zusätzliche Recherche in der Europäischen Phase beantragen können, wenn die Uneinheitlichkeit vom EPA in der internationalen Phase festgestellt worden ist.
Nach der derzeitigen Regelung kann der Anmelder einer internationalen (PCT-)Anmeldung in der internationalen Phase zusätzliche Recherchengebühren entrichten, wenn die Erfindung gemäß der recherchierten Ansprüche nicht unter ein allgemeines erfinderisches Konzept subsumierbar ist – nicht jedoch beim Eintritt seiner Anmeldung in die europäische Phase. In den Fällen, in denen das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) beauftragt war, wird in der europäischen Phase kein Ergänzender Europäischer Recherchenbericht (SESR) erstellt. Zusätzlich kann der Anmelder gemäß Regel 164 (2) EPÜ die Ansprüche im europäischen Erteilungsverfahren nur auf solche Gegenstände richten, die in der internationalen Recherche recherchiert worden sind. Eine Möglichkeit, nochmals zusätzliche Recherchengebühren einzuzahlen, existiert dagegen schlichtweg nicht. Dies führt im Ergebnis dazu, dass in solchen Fällen die Handlungsoptionen für Anmelder in der europäischen Phase stark eingeschränkt sind.
Die bestehende Rechtssituation ist für europäische Anmelder insbesondere dann frustrierend, wenn die wichtigste Erfindung der Europäischen Phase nicht die erste – d.h. die vom EPA recherchierte – Erfindung ist, sondern die zweite oder eine nachfolgende Erfindung. In diesem Fall ist der Anmelder bisher gezwungen, Teilanmeldungen auch dann einzureichen, wenn die erste Erfindung nicht weiterverfolgt werden soll.
Die neue Regel 164 EPÜ kann dieses Problem für den Anmelder beheben. Gemäß der geänderten Regel soll dem Anmelder bei Eintritt seiner internationalen Anmeldung in die europäische Phase die Möglichkeit eingeräumt werden, bei beanstandeter Uneinheitlichkeit in der internationalen Phase weitere Recherchengebühren einzuzahlen (neue Regeln 164 (1) b) und 164 (2) a) EPÜ) – dies auch unabhängig davon, welche Behörde als ISA recherchiert hatte. Im Falle einer Fristversäumnis ist Weiterbehandlung (Art. 121 EPÜ) möglich, da auch Regel 135 (2) EPÜ entsprechend geändert wird.
In den Fällen, in denen das EPA als ISA recherchiert hat, soll die geänderte Regel 164 EPÜ bereits anwendbar sein, wenn bis zum 1. November 2014 noch kein Prüfungsbescheid der Prüfungsabteilung ergangen ist. Für alle anderen Fälle wird die neue Regel 164 EPÜ anwendbar sein, wenn der SESR am 1. November 2014 oder später erstellt worden ist.
Die mit der neuen Regel 164 EPÜ eingeführten Änderungen werden insbesondere von europäischen Patentanmeldern begrüßt werden, da sie eine größere Flexibilität in Bezug auf die in der Europäische Phase recherchierbaren und damit erteilbaren Gegenstände bedeutet. Insbesondere werden künftig europäische Anmelder im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt mit der Wahl des EPA als ISA nicht schlechter gestellt, als Anmelder, für die eine andere ISA als das EPA die internationale Recherche angefertigt hat.
Der Text der neuen Regel 164 EPÜ wurde hier veröffentlicht.
